Comment procéder à une cession de marque ?
Le contrat de cession de marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque, le cédant, cède à un tiers, le cessionnaire les droits qu’il détient sur cette marque.
La marque peut être cédée indépendamment du fonds de commerce dont elle constitue un accessoire.
La cession de la marque peut être totale ou partielle, c’est-à-dire qu’elle ne peut viser que certains produits et services désignés par la marque (c. propr. intell. art. L. 714-1, al. 1). Dans ce cas, cela doit être explicité dans le contrat.
La cession peut porter sur une marque enregistrée ou seulement déposée (c. propr. intell. art. L. 714-1, al. 8).
Dans ce cas, la cession peut être conclue sous la condition suspensive de l’enregistrement de la Marque, au sens de l’article 1304 al. 2 du Code civil. Cette situation a des incidences, en particulier, sur la date d’entrée en vigueur du contrat et sur la date du paiement. Ces particularités ne sont pas intégrées dans le modèle proposé. La cession de marque, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale (c. propr. intell. art. L. 714-1, al. 1, pour la France).
La cession ne peut, quel que soit le pays de protection, porter que sur l’ensemble du territoire pour lequel elle a été enregistrée et est protégée.
Pour les marques autres que la marque française ou la marque de l’Union européenne, les formalités relatives à la cession peuvent obéir à des règles spécifiques. Il est nécessaire de rechercher ces informations au préalable, en s’adressant à un professionnel.
Conditions de fond et de forme
La cession de marque est assimilable à un contrat de vente. Les règles de fond du droit commun applicable à la formation d’un contrat de vente sont donc applicables (capacité, consentement et contenu).
La cession de marque doit être constatée par écrit, à peine de nullité (c. propr. intell. art. L. 714-1, al. 7 pour la marque française). Il en est de même pour la marque de l’Union européenne (Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, art. 20.3).
La cession de marque française doit être inscrite au Registre national des marques (RNM) pour être opposable aux tiers (c. propr. intell. art. L. 714-7, al. 1). Il en est de même pour la marque de l’Union européenne (Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, art. 20.11).
Autres droits et exemple du nom de domaine composé de la marque cédée
Il est indispensable d’identifier si des noms de domaine doivent être transférés avec la marque à laquelle ils correspondent.
En l’absence de registre retraçant l’historique d’un nom de domaine, formaliser le transfert par un contrat est le seul moyen de conserver l’historique. En cas de conflit, il sera alors possible de revendiquer un droit depuis la date de la création du nom de domaine et de le prouver.
À noter : en France, le nom de domaine est protégé s’il est exploité. Cela signifie que la question de cet usage et de la communication de preuves datées de cet usage par le Cédant doit être abordée.
Ces remarques sont une alerte et il est conseillé de s’adresser à un professionnel du droit pour encadrer les opérations de transfert de nom de domaine.
L’existence d’autres droits, par exemple à titre de dénomination sociale, ou de nom commercial, enseigne, droit d’auteur sur une création graphique, par exemple, doit aussi être prise en compte. Le modèle de contrat n’intègre pas les dispositions spécifiques qui doivent alors être intégrées au contrat.
Comment le prix d’une marque est-il déterminé ?
La cession peut être à titre onéreux ou, dans certains cas très particuliers, qui sont l’exception, à titre quasiment gratuit, le prix étant alors équivalent aux frais générés par la marque (taxe de dépôt, frais de conseil, …). Le prix de cession doit être librement négocié entre les parties. La contrepartie de la cession n’est pas seulement une somme d’argent.
À noter : Puisque la cession de marque est assimilée à une vente, le prix de cession peut faire l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale. Il est recommandé d’avoir recours à un professionnel de la valorisation d’actifs immatériels.
À noter : Si la cession est à titre gratuit, il s’agit alors d’une donation. Celle-ci doit être effectuée par un acte authentique sous peine de nullité (c. civ. art. 931). De plus, le caractère gratuit, ou quasi-gratuit, doit être justifié dans le préambule. Ces questions doivent être examinées par un professionnel.
Fiscalité
Les produits tirés de la cession sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
La cession d’une marque exploitée est considérée comme une cession de fonds de commerce et doit être enregistrée comme telle. En revanche, la cession d’une marque non exploitée est soumise à la TVA.
Il est recommandé de faire au moins trois originaux du contrat de cession : un pour chaque partie et un pour l’enregistrement fiscal, lorsque celui-ci est requis.
Le nombre d’originaux est fonction des opérations d’enregistrement à effectuer, en France et/ou à l’étranger.
Précautions
Chaque marque objet de la cession doit être clairement identifiée et identifiable par son type (verbale, figurative, semi-figurative), son nom, sa reproduction graphique, son numéro, sa date de dépôt et d’enregistrement, les classes de produits et services désignées et l’Office devant lequel elle a été enregistrée. La copie de son certificat d’enregistrement/renouvellement doit figurer en annexe.
Avant d’inscrire la cession au Registre des marques tenu par l’Office des marques du pays où la marque est enregistrée, soit pour la France l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), il faut s’assurer que toute cession antérieure de chaque marque concernée a été inscrite. Les inscriptions des cessions doivent retracer la chaine des droits, dans l’ordre chronologique des cessions successives, le cas échéant (c. propr. intell. art. R. 714-4 al. 2).
