Quand devez-vous utiliser un contrat de licence de marque ?
Un contrat de licence de marque est établi entre le titulaire (i.e le concédant) de la marque et un tiers (le licencié). Celui-ci autorise le licencié à utiliser la marque pour sa propre activité, en totalité ou non, exclusivement ou non, en contrepartie d’une redevance ou non.
A ne pas confondre avec un contrat de franchise, où le franchiseur doit fournir un savoir-faire, une assistance, au franchisé. Ce contrat impose davantage d’obligations à la charge du franchiseur que pour le concédant dans le cadre d’un contrat de licence de marque.
Voyons maintenant les spécificités du contrat de licence de marque.
Comment rédiger un contrat de licence de marque ?
Portée du modèle
Le présent modèle porte sur les contrats de licence de marque. Il peut être adapté à d’autres signes distinctifs tels que le nom commercial ou le nom de domaine, ou encore à d’autres droits de propriété intellectuelle tels que les dessins ou modèles ou les brevets.
Il doit être adapté en fonction de la marque donnée en licence, des usages autorisés, en termes de produits et services, par référence à ceux visés par la marque donnée en licence, et aussi en termes de territoire.
Pour les marques autres que la marque française ou la marque de l’Union européenne, les formalités relatives à la licence de marque peuvent obéir à des règles spécifiques. Il est nécessaire de rechercher ces informations au préalable, en s’adressant à un professionnel.
Le modèle proposé porte sur la marque. Si un ou plusieurs noms de domaine sont mis à disposition, des dispositions complémentaires doivent être intégrées. Il est conseillé de ne pas autoriser le licencié à enregistrer un nom de domaine en son nom.
Généralités
Le contrat de licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque consent à un tiers, à titre onéreux, voire, et après validation avec un professionnel, à titre gratuit, une autorisation (exclusive ou non) d’exploitation de la marque. La licence de marque peut être étendue à tout ou partie des produits et services qu’elle désigne et à tout ou partie du territoire.
Le contrat de licence de marque est prévu par le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») à l’article L. 714-1, al. 4 et 5.
La licence de marque fait le plus souvent partie d’un ensemble contractuel portant sur l’assistance technique, le transfert de savoir-faire, la distribution, la fourniture de matières premières et l’exploitation de droits annexes tels que les brevets, le droit d’auteur ou les dessins ou modèles.
Un autre cas de figure est celui de la licence de marque entre, d’une part, le dirigeant fondateur qui a déposé la marque en son nom personnel avant de créer la société et, d’autre part, sa société. Ce montage doit absolument être validé par un professionnel d’un point de vue fiscal et comptable.
Attention : ce mécanisme est délicat, le risque est notamment qu’il constitue un abus de bien social. En cas de cession de la société, le repreneur veut acquérir la marque et se pose alors notamment la question du paiement des droits de mutation sur la marque, à la charge du titulaire de la marque.
Conditions de fond et de forme
Il s’agit d’un contrat de louage de chose. En tant que tel, la licence de marque doit respecter les conditions de fond du droit commun des contrats.
Quant aux conditions de forme, aucun écrit n’est exigé. En France, l’existence d’une licence non exclusive peut être prouvée par tous moyens. Un écrit est nécessaire si la licence est exclusive, et de contrat de licence exclusive doit être publié au registre National des Marques (RNM), pour que l’exclusivité soit opposable aux tiers
Les clauses essentielles
Le contrat de licence de marque doit, a minima, identifier les éléments suivants :
- Préambule : identifier les activités des parties et retracer les échanges d’informations préalables à la signature du contrat, qui ont permis aux parties de s’engager de façon éclairée (article 112-1 Code civil).
- Exclusivité de la licence ? La licence peut être exclusive ou non-exclusive (voir ci-après).
- Territoire concédé : le territoire de la licence peut être le territoire pour lequel la marque est enregistrée, ou une partie de celui-ci.
- Usage autorisé par la licence : la licence doit prévoir comment le Licencié peut utiliser la marque (commercialisation, distribution, utilisation, en ligne, hors ligne…).
- Redevances : elles peuvent être fixes ou proportionnelles, le plus souvent, au chiffre d’affaires hors taxes.
- Défense des droits de marque : la licence exclusive doit prévoir si le licencié exclusif est autorisé à engager des actions pour défendre la marque. Pour une licence non-exclusive, seul le titulaire de la marque est autorisé à agir pour défendre la marque.
- Durée de la licence : la licence doit être concédée pour une durée déterminée, inférieure à la durée de validité de la marque. Le contrat doit donc prévoir la durée initiale du contrat, de préférence de six ans au plus si la marque est encore valable 9 ou 10 ans. Il prévoit s’il peut être prorogé, pour une nouvelle période, et selon quelles modalités.
- Résolution du contrat : la licence prévoit les causes et les modalités de la résolution du contrat.
Sur la question de l’exclusivité ou de l’absence de l’exclusivité
Trois options s’offrent à vous :
- La licence est exclusive. Personne sauf le licencié n’a le droit d’exploiter les marques concédées.
- La licence est exclusive, mais le concédant se réserve la possibilité d’exploiter lui aussi les marques concédées. Cette possibilité doit être expressément prévue dans le contrat de licence. En l’absence d’une telle clause, le contrat de licence est réputé s’opposer à une exploitation concurrente du concédant.
- La licence est non-exclusive. Le concédant peut conclure d’autres contrats de licence portant sur les mêmes marques et les mêmes territoires.
Précautions
Chaque marque objet de la licence doit être clairement identifiée et identifiable par son type (verbale, figurative, semi-figurative), son nom, sa reproduction graphique, son numéro, sa date de dépôt et d’enregistrement, les classes de produits et services désignées et l’Office devant lequel elle a été enregistrée. La copie de son certificat d’enregistrement/renouvellement doit figurer en annexe.
Avant d’inscrire la licence au Registre des marques tenu par l’Office des marques du pays où la marque est enregistrée, soit pour la France l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), il faut s’assurer que toute cession antérieure de chaque marque concernée a été inscrite. Les inscriptions des cessions doivent retracer la chaîne des droits, dans l’ordre chronologique des cessions successives, le cas échéant (article R. 714-4 al. 2 CPI).
En cas de licence à titre gratuit, « l’intention libérale » doit être rédigée le plus clairement possible. Attention à bien gérer le délai de quatre mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours, pour proroger le contrat, si cela doit être le cas.
Contrat de licence de marque : Un contrat type
Malgré nos explications détaillées des précédentes sections, l’établissement d’un tel contrat représente un risque s’il n’est pas fait sans la supervision d’un avocat spécialisé.
Afin de réduire ce risque au maximum pour les particuliers qui nous lisent, nous vous proposons, en bas de page, un modèle de contrat rédigé par notre experte Maître Marie-Emmanuelle Haas. Celui-ci vous procurera la structure ainsi que les fondamentaux pour la rédaction d’un contrat de licence de marque, avec les précieuses annotations qui vous rappelleront les points de vigilance.
